KHK’nin 5. maddesinde yapmış olduğu tanıma göre; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden farkı kılmayı sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, sözcükler,harfler,şekiller, sayılar, malların şeklini veya ambalajlarının vb. çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret şeklinde markanın tanımı yapılmıştır.
Bu tanımla birlikte markanın ayırt edici olması ve ifade edilebilir nitelikte olması markanın unsurlarındandır.Markanın asıl işlevi bir bir işletmenin hizmetlerinin diğer işletmenin hizmetlerinden ayırmaktır.Bunun için marka ayırt edici olmalıdır.
Markanın hükümsüzlüğü, kanun hükmünde kararnamelerde sayılan sebeplerle ve mahkemelerin vermiş olduğu karar ile marka hakkının sona ermesi ve marka sicilinden silinmesidir. KHK’de hükümsüzlük olarak nitelendirilmesinde karar birliği yoktur.
556 sayılı KHK’de markanın hükümsüzlüğünün sadece mahkeme kararı ile olacağı kabul edilmiş olup, Türk Patent Enstitüsü’ne hükümsüzlük yetkisi verilmemiştir.
Oysa ki eski 551 sayılı Markalar Kanunu’nun da marka himaye edilme süresinin dolmasından itibaren üç yıl içinde yenileme talebinde bulunulmayan markanın idare tarafından resen silinmesini,terkinini düzenlenmişti.
Bazı maddelerde hükümsüzlükten bahsedilse de bazı maddelerde iptal şeklinde kullanımlar da vardır.Ancak buradaki “iptal”in hükümsüzlük olarak algılanması yerinde olacaktır.
Markanın hükümsüzlüğü, markanın tescili anında mevcut red sebeplerinin olmasına rağmen tescil edilmesine ve tescilden sonra mahkeme kararı ile marka hakkının ortadan kaldırılması anlamanı gelmektedir.Yani marka tescil edilmesine engel olan husus olmasına rağmen tescil edilmiş, sonradan mahkemenin kararı ile marka terkin edilmiş ise bu durum marka hükümsüzlüğü olarak nitelendirilmektedir.
Markanın iptali ise, tescilin varlığı anında red sebebi ortada bulunmayıp tescilden sonra ortaya çıkan sebeplerin varlığında markanın mahkeme kararı ile markanın terkin edilmesidir..Marka hükümsüzlüğü ile markanın iptali arasında en önemli fark, markanın terkinine sebep olan durumun tescil varlığında ya da tescilden sonra oluşup oluşmadığıdır.
Bu sebep tescil varlığında oluşmuş ise markanın hükümsüzlüğü, tescil yapıldıktan sonra oluşmuş ise markanın iptali olarak düşünülmelidir. Marka hakkının sona erdirilmesi ise, herhangi bir yargının onayı olmaksızın marka sahibinin kendisin talebi ile marka terkinidir.Bu durumda markanın neden terkin edildiği tartışılmamakta sadece marka sahibinin yapmış olduğu talebi ile marka sicilinden terkin edilmektedir.
556 sayılı kanun hükmünde kararnamede markanın hükümsüzlüğünü gerektiren haller sayılmıştır.
1. Mutlak red sebeplerinin olması
2. Nisbi red sebeplerinin olması
3. Markanın kullanılmaması
4. Markanın yaygın bir ad haline gelmiş olması
5. Markanın halkı yanıltacak biçimde yanlış anlaşılmasına neden olması
6. Markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması
Şimdi bunları kısaca inceleyecek olursak;
1.Mutlak Red Sebepleri
KHK maddelerinde,mutlak ret nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş olan markaların hükümsüzlüğüne karar verilebileceğini belirtmektedir.. KHK maddesinde 1) ayırt edici niteliği haiz olmayan markaların 2) aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilmeyecek kadar aynı markaların
3) ticaret alanında cins vasıf,çeşit, kalite, miktar, amaç,değer, coğrafi kaynak, malın üretildiği, karakteristik özelliklerini belirten işaretlerin,hizmetin yapıldığı zamanı 4), ticaret hayatında herkes tarafından kullanılan veya meslek gruplarını ifade eden işaretlerin 5)malın özgün doğasından kaynaklanan veya teknik sonuç için şart olan malın şeklinin , mal veya hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı hususunda yanıltıcı nitelikte olan işaret ve adlandırılmaların , kullanım için yetkili mercilerden izin alınmamış işaretlerin 6) kamuyu ilgilendiren, tarihi kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerden izin alınmamış amblemler ve işaretlerin 7) sahibinden kullanımı için izin alınmamış tanınmış markaların, dini değerleri içeren markaların 8), kamu düzenine ve ahlaka aykırı markaların tescil edilemeyeceği hükmünü içermektedir.
Burada sayılan mutlak ret nedenleri, tescil sonrasında oluşan nedenler olmamakla birlikte, tescil aşamasında zaten var olan nedenlerdir. Hükümsüzlük kararı verilmesi ile başlangıçta verilmemesi gereken bir markanın marka sicilden terkini sağlanmaktadır.
Örnek verecek olursak “kayısı ” ibaresi sebze-meyve sektöründe bir cins olduğundan bu sektörde marka olarak tescil edilemez.Bu bir mutlak red nedeni oluşturur eğer marka olarak marka silicine işlenirse.
Burada belirtilen maddenin istisnası olarak ; ”Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mal ve hizmetler için ayırt edici nitelik kazanmış ise tescili hükümsüz kılınamaz.’’ denilmiştir KHK da. Bu madde ile de red sebeplerinden dolayı hükümsüzlük davası açılmasında bir istisna gelmiştir.
2. Nisbi Red Sebepleri
KHK‟nın hükmü kısaca, bir marka için başvurulduğunda, daha önce yapılmış başvuru veya tescil edilmiş bir marka ile “karıştırılma ihtimali” bulunmasını başvurunun reddi sayarak bu madde eklenmiştir.Bu maddede mutlak red sebeplerinden farklı olarak düzenlenen nispi red sebepleri şöyledir;
a) Karşılaştırılan başvuru ve markanın aynı olması , mal ve hizmetlerin benzer olması
b) Başvuru ve markanın benzer, mal ve hizmetlerin aynı olması
c) Başvuru ve markanın benzer,mal ve hizmetlerin benzer olması halinde nispi red sebepleri oluşmaktadır.
Bu üç halden birinin gerçekleşmesi, başvuru ile önceki markanın halk tarafından karıştırılması ihtimali olacağından varsa böyle bir durum nispi red sebebi olarak düşüneleceği için marka tescil edilemez. Marka başvurusu önceki markaya benzer olmasına rağmen halk tarafından yani markaya hitap eden kişiler tarafından karıştırma ihtimali yoksa tescile engel olmaz ve marka tescil edilebilir. Burada bakılması gereken durum markanın aynı veya benzer olmasının yanı sıra tescili istenen marka sınıfının da aynı ya da benzer olmasıdır.Marka ile tescili istenen işaret her şeyi aynı olsa bile, markanın tescili istenen sınıflar benzer ya da ilişkili olmayıp farklı ise nispi red sebebi yapılamaz.
Nispi red sebebinin aynı ve yakın benzerlik durumlarında TPE tespite çalışsa da, YİDK iptali ve markanın sicilden terkini talepli davada ilgilinin etmiş olduğu itiraz bir dava açma şartıdır.
Marka ilana çıktıktan sonra marka ilgilisi ilana itiraz etmez, markaya itiraz olmadığı için tescil edilir ise, tescilden sonra TPE kararının iptali ve markanın hükümsüzlüğü için bu nispi red sebebine dayanarak YİDK iptal davası açılamaz.
Marka hükümsüzlük davasında ise ilgili markanın yapmış olduğu tescile aşamasında itiraz etmemiş olsa bile 2 aylık süreye bağlı olmaksızın sonradan tescile konu olan markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir. Bu maddelerde aranan marka benzerliği görsel, işitsel benzerliği, ya da anlam benzerliğinden ileri gelmektedir. Görsel veya fonotik olarak benzer olmasa da anlam benzerliği olduğu durumlarda da bu bir nispi red sebebidir.
3.Marka Kullanımı
Belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir.
a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılmış olması
b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması,
c) Markanın marka sahibinin izniyle kullanılması,
d) Markayı taşıyan malın ithalatı”.
Bununla birlikte KHK da tescilli markanın kullanımı zorunluluğu getirilmiştir. Aslında bu durumun tam bir zorunluluk hali olduğu söylenemez. Daha çok marka sahibi için olan bir yüktür. Marka sahibi bu yükü yerine getirmediği takdirde kendisi zarara uğrayacak olup marka sicili hakkını yitirecektir.
Markanın tescil olunduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması durumunda veya bu kullanıma 5 yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi durumunda marka iptal edilir. Bu durum bir marka iptal sebebidir.Yani markanın tescil anında mevcut olmayıp, marka tescil edildikten sonra ortaya çıkan bir sebeptir. Böylelikle marka hakkının mahkeme kararı ile ortadan kaldırılması sağlanmış olur. Bu şekilde bir uygulama ile ulaşılmak istenen sonuç, markanın kullanılmamasına rağmen, elinde tutarak tekel oluşturma tehlikesinin engellenmeye çalışılmasıdır. Kullanmama nedenine dayanarak açılacak bir davada, davalı taraf markasını kesintisiz ve ciddi bir şekilde kullandığını ispatlamak ile zorunludur. Burada diğer sebeplerden farkı olarak yani diğer hükümsüzlük dava sebeplerinden farklı olarak ispat yükü davacıda değil davalıdadır. Yine bu davada, davacı olan taraf bu davayı açmakta hukuki yararı olduğunu ispatlamak ile zorunludur. Markayı kullanmama nedeni ile açılacak olan hükümsüzlük davalarında tescilden itibaren 5 yıllık süre veya kullanıma 5 yıl ara verilmesi bu dava açısından dava şartıdır.
4. Markanın Mal Ve Hizmetlerde Yaygın Ad Haline Gelmesi
Burada ki önemli husus, usulüne uygun olarak tescil edilen bir markanın, marka sahibinin marka üzerinde kullanmış olduğu yönelimler nedeni ile, markanın kullanıldığı mal ve hizmetler için artık yaygın bir ad halini almış olmasıdır.. Marka artık a.ık serbest , herkesin kullanımına açık bir işaret haline gelmiştir. Marka sahibi kendi markasını korumakla yükümlüdür.
Marka sahibi benzer ibareli marka tescil başvurularına itiraz etmeli, benzer tescillerin hükümsüzlüğü için dava açılmalı, markasının kontrolü altında olup yükümlülüklerini ifa etmelidir.
Bunları yapmaz ise o ürün ve hizmet için konulan marka artık ürünün ismi haline gelir ise, bu markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğurur.
Örnek olarak aspirin verilebilir.Ağrı kesici olarak üretilen aspirin genel kullanım ile yaygın bir ad haline gelmiştir.
5. Markanın halkı yanıltacak biçimde yanlış anlamaya neden olması
Bu sebep sonradan ortaya atılan bir iptal nedenidir. Markanın kullanımı i ile artık halkı yanıltıcı yanlış anlamaya sebep olan bir hal oluşmuştur.. Mutlak red sebeplerinden farklı olarak kalite, coğrafi kaynak, nitelik olmamasına rağmen, markanın kullanımı nedeni ile halk üzerinde üretim yerine ,niteliğe, malın kalitesine ilişkin yanıltıyor olması nedeni ile dava nedenidir.
6. Markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması
Marka sahibi, garanti markası veya ortak markasının teknik yönetmeliğine aykırı kullanımına izin verir ve taraflardan birinin başvurusu üzerine, mahkemece tanınan süre içerinde bu kullanım düzeltilmez ise, tanınan süre sonunda mahkeme tarafından bu marka iptal edilir. Bu duruma konu markalar, garanti marka ve ortak markalar olup, ferdi markalara ilişkin iptallerde söz konusu değildir.
Marka Hükümsüzlüğü Davası
Markanın hükümsüzlüğünü, ilgili mahkemeden zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili resmi makamlar isteyebilirler. Zarar gören kişiler ibaresi zarara uğrayan, zarara uğrama tehlikesi olan, yahut ondan yararlanma imkanı kısıtlanan gerçek ve tüzel kişilerdir.
Yani marka hükümsüzlüğünde taraf olarak marka sahibi tüzel ve gerçek kişiler açabilir, bu markanın tescili nedeni ile zarar gören ya da zarar görme tehlikesi olan üçüncü şahıslar da açabilir,resmi makamlarda hükümsüzlük davası açabilir( Ticaret, Sanayi odaları, meslek birlikleri gibi resmi makamlar da üyelerinin zarar görmesi halinde hükümsüzlük davası açabilirler),Cumhuriyet Savcılarının da kamu menfaatinin olması halinde hükümsüzlük davası açma yetkileri verilmiştir.
Hükümsüzlük davası, tescilli markanın sahibine karşı açılır,marka birden fazla kişi adına tescilli ise, hepsine birden açılmalıdır. Marka tüzel kişilik adına tescilli ise, dava tüzel kişi aleyhine açılacaktır.
Markanın Hükümsüzlük Davasında Süreler
Hükümsüzlük davaları herhangi bir süreye bağlanmamıştır.Ancak sadece yukarıda belirttiğimiz gibi tanınmış markalar için belirli süreler öngörülmüştür.
Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme
A-Yetkili Mahkeme Markanın hükümsüzlüğü davası bir adli davadır.Hükümsüzlük davasında yetkili mahkeme; Marka KHK nın m. 63/III de belirtilmiştir. Buna göre; “ Üçüncü kişilerin tarafından marka başvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Marka başvurusu veya marka sahibinin Türkiye de ikamet etmemesi halinde, ikinci fıkra hükmü uygulanır.”
Madde de belirtildiği üzere KHK davalının ikametgah mahkemesini yetkili kılmıştır.Marka KHK sı m. 63/son da ise “Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme ilk davanın açıldığı mahkemedir.” maddesini ekleyerek özel bir yetkilendirme yapılmıştır.
B-Görevli Mahkeme Hükümsüzlük davalarına bakmakla görevli mahkeme maddeye göre; “Bu kanun hükmünde kararnamede öngörülen davalarda, görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hakimli görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangisinin ihtisas mahkemeleri olarak görevlendirileceğini ve bu mahkemelerin yargı çevresini, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. Enstitünün bu kanun hükmünde kararnameye göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve enstitünün kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mahkemelerden Ankara İhtisas Mahkemeleridir. ”
Sonuç olarak ;Hükümsüzlük davalarında görevli mahkeme, Adalet Bakanlığı’nca kurulacak ihtisas mahkemeleridir. Ancak şu ana kadar ihtisas mahkemeleri kurulmadığından hükmü gereğince asliye ticaret mahkemeleri görevlidir.
Yetkili mahkeme ise davalının ikametgahı (tüzel kişiler için merkezin bulunduğu yer) mahkemesidir. Davalının Türkiye’de ikametgahı yoksa vekilinin, vekili de yoksa Türk Patent Enstitüsü’nün merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.
Markanın Hükümsüzlüğü Davası genel itibari ile hayatımızda çokça yer edinmiş olup biraz karışık hallere bürünebilir,bununla birlikte bu gibi durumlarda yetkin bir hukuk bürosuna başvurarak daha detaylı bir yardım alınmalı ve yetkin hukuk arkadaşlarımız tarafından yönledirilerek bu davanın takibi yapılmasını tavsiye ederiz.
